一、案件事实经过
2018年,陕西某大型国企向湖北某公司采购一款适用其整车子公司所生产的特定车型的目标产品,其结构包含产品1、产品2及产品3(以下简称“目标产品”),并签订相关协议。根据该国企参数要求,上海某公司研发完成上述目标产品,并由湖北某公司作为陕西某大型国企采购的前五万件目标产品的独家供应商。后上海某公司就该目标产品申请并获得三项实用新型专利及一项外观设计专利。
2020年3月,陕西某国企向某制造企业(系该国企孙公司)提供目标产品3D及2D数据,并要求某制造企业作为第二供应商向其供应涉案产品,双方签订开发协议及技术实施许可协议。接该国企内部通知,涉案产品转陕西某汽车企业(系该国企子公司)进行采购,双方签订开发协议及技术许可协议。后某制造企业完成样件试装并出具试装报告,并陆续向陕西某汽车企业供应涉案产品。
上海某公司发现涉案产品后,即以侵害实用新型专利权及外观设计专利权将某制造企业、陕西某汽车企业及陕西某大型国企上海经销商诉至法院,要求上述三被告承担专利侵权损失及维权费用合计数千万元,并共同承担专利侵权惩罚性赔偿损失。
后该案经我所律师张雨林、佘亚维代理,某制造企业、陕西某汽车企业与上海某公司达成和解,并签订和解协议。与此同时,上海某公司承诺:在和解协议签订后,上海某公司不再就涉案争议再次向陕西某大型国企及关联公司提起专利权侵权主张。从根本上解决本事宜,最大化维护了相关各方的合法权益。
二、代理思路
因本案涉及四项专利(具体包括三项实用新型专利权和一项外观设计专利权),案涉诉讼主体关系复杂,我所律师在代理本案过程中,以案涉专利申请日以前全球(100+国家和地区)专利和非专利文献为检索范围,以相关专利检索式在专利数据库等进行专利检索,并以此为依据向国家知识产权局提起专利权无效宣告程序,通过检索大量专利对比文件,向国家知识产权局提出无效宣告请求,同时与人民法院联系,申请管辖权异议中止审理,为后期答辩及代理工作奠定了非常重要的作用。
1. 案涉一项实用新型专利权经我所律师代理后,已被国家产权局宣告全部无效,为后续案件代理及调解奠定了极为重要的作用。因该专利被宣告无效,代理律师与法院及相关各方沟通,原告上海某公司综合考虑后决定撤诉。与此同时,该专利无效直接导致后期原告第二次起诉时每个专利的侵权损失赔偿额与第一次起诉时相比,严重不一致,亦为后期我所律师第二次代理本案时,抗辩该赔偿金额计算方式系原告主观计算,无任何事实和法律依据提供参考。
2. 关于本案各被告在产品制造、流通环节中的角色,我所律师在代理本案时,积极与相关各方沟通,明确案涉专利所涉技术方案系陕西某大型国企与湖北某公司委托合作开发产生,陕西某大型国企作为委托方,其在缺乏实施条件的前提下,可以通过技术许可方式,在其委托开发所涉事项范围内委托第三方实施包括涉案实用新型专利在内的技术方案,某制造企业即是在此种情况下实施涉案专利,为侵害原告任何权利。
3. 由于我所律师前期工作基础较为扎实,故在上海某公司第二次起诉时,本案被告某制造企业、陕西某汽车企业均委托我所律师代理本案。基于此,我所律师兵分两路,就各被告主体地位及各被告在涉案产品委托加工,制造,销售等不同阶段的具体角色进行了针对性举证和答辩,为各方不承担侵权责任提供了具体依据。
4. 经济损失赔偿作为专利侵权诉讼的又一关键环节,我所律师在代理本案之初,即联系相关各方收集案涉产品相关发票及收据,对可能承担的经济损失及维权费用进行了初步预估,并协助本案各方梳理相关证据,并告知各方不再制造、销售涉案产品,留存相关证据材料,为本案后续代理及调解提供参考。
5. 代理本案过程中,因各方就调解事宜一直持续沟通,本案存在调解可能。为最大化降低各方诉讼成本,以诉促调,我所律师在代理本案过程中,亦与主审法官及相关各方保持沟通,及时跟进调解情况,最终本案以我所律师主张金额达成一致。
三、案件评析
本案系我省大型汽车制造国企在工业产品制造及销售阶段遇到的被诉金额较大的专利侵权类案件,系相关各方在产品研发阶段就专利权归属不明导致的专利侵权案件。
本案涉及主体较多、专利权种类复杂,案件焦点问题极多,我所律师在代理本案后,积极梳理相关案件材料,并及时提起专利无效程序,后涉案一项专利被国家知识产权局认定为全部无效,为后期案件代理及调解奠定了非常重要的作用。与此同时,该案经我所律师代理后,双方以较前期协商金额较低的金额调解结案,且原告已明确不再就本事宜向陕西某大型国企及相关企业再次提起专利侵权。
此外,我所律师亦就本案代理经验及相关客户在产品研发、制造、销售环节面临的知识产权风险提供了针对性建议,并出具书面《法律建议函》,获得了客户的高度认可。本案的代理为后续类似汽车制造企业在产品研发及销售阶段可能面临的知识产权侵权问题提供了新思路。
结语
本案涉案金额较大,被诉主体均为我省汽车制造业大型国企。经我所律师了解,类似情形在制造业极为普遍。本案的代理为相关各方在后续专利产品研发及类似企业在工业产品研发阶段注意事项敲响了警钟,亦为相关各方在专利侵权防范提供了具体指引。
*本案承办律师张雨林、佘亚维、李梦怡、王蕾、王思洁
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